Utforma kring ett Patent som ett alternativ till en licens

””lektionen som ska tas bort är att effekten av att designa runt sannolikt beror på hur signifikant förändringen är när det gäller den påstådda uppfinningens nyhet och/eller funktionalitet. Man bör också överväga möjligheten att införliva förändringar som använder sig av långvariga kända tekniker…””

utforma kring ett Patent som ett alternativ till en licens när ett företag befinner sig i korshåren i ett upphörande och upphörande brev eller patentintrång, kan en licens inte vara ett genomförbart alternativ. Så är ofta fallet när patentinnehavaren är en konkurrent avsikt att genomdriva ett patent mot sina konkurrenter.

den första försvarslinjen i dessa situationer är att undersöka om du har ett solidt argument om icke-intrång baserat på frånvaron av ett väsentligt inslag i patentets oberoende påståenden. Även om ett element är utan tvekan saknas, du fortfarande måste överväga om din anklagade produkt eller tjänst kan befinnas kränka enligt läran om motsvarigheter.

nästa försvarslinje är att bedöma om patentet är ogiltigt av en eller flera skäl (t.ex. icke-patenterbart ämne, förväntan, självklarhet, obestämdhet, aktivering, orättvist beteende). Ett sådant försvar måste dock övervinna patentets förmodade giltighet. Dessutom kräver utvecklingen av ett sådant försvar vanligtvis tid och pengar, inklusive omfattande kända sökningar.

ett ofta förbisett tillvägagångssätt är att omforma din produkt eller tjänst för att undvika intrång. Under ”alla element regeln,” för ett patent som ska kränkas, den anklagade produkten, metod eller tjänst måste innehålla varje element eller steg reciteras i relevanta oberoende påståenden. Se, t.ex., Dolly, Inc. V. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Vårt patentsystem erkänner principen att ” den skyddade uppfinningen är vad kraven säger att den är, och därmed att intrång kan undvikas genom att undvika språket i kraven.”Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F. 2D 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Om ett visst element eller steg kan elimineras utan att äventyra marknadsförbarheten för din anklagade produkt eller tjänst kan det därför vara möjligt att undvika intrång. En design-around innebär att man eliminerar ett föreskrivet element eller steg som finns i patentkraven. Avsiktlig design-arounds för att undvika intrång uppmuntras enligt lagen som till nytta för ytterligare innovation. Se t.ex. State Indus. Inc. v. A. O. Smith Corp., 751 F. 2D 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) (”en av fördelarna med ett patentsystem är det så kallade ”negativa incitamentet” att ”designa runt” en konkurrents produkter.”).

men helt enkelt lägga till ett nytt element eller ytterligare steg räcker inte. Om det inte är möjligt att eliminera ett element eller steg utan att undergräva värdet eller funktionaliteten hos din anklagade produkt eller tjänst, bör du överväga om det är möjligt att antingen ersätta något för det elementet eller utföra ett steg på ett väsentligt annorlunda sätt. Även då kommer din omdesignade anklagade produkt eller tjänst inte nödvändigtvis att garantera en säker hamn. Patentinnehavaren som svar på en design-around kan antingen (1) hävda Läran om ekvivalenter för att nå din nya produkt eller tjänst eller (2) återvända till patentverket med en fortsättning eller fortsättning-i-del (CIP) ansökan helt och hållet syftar till att täcka din nydesignade produkt eller tjänst, samtidigt som man utnyttjar förälderns eller tidigare ansökans prioriterade inlämningsdatum.

under Läran om ekvivalenter kommer testet att vara om din produkt eller tjänst utför samma funktion som den påstådda uppfinningen på väsentligen samma sätt för att få samma resultat. Duncan Parking Techs., Inc. v. IPS Grp., Inc., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). Tillämpligheten av denna doktrin kommer att vända, delvis, på patentet åtal historia. Om patentinnehavaren, i ett försök att skilja över läror kända patent eller system, begränsade omfattningen av patentets räckvidd eller inskränkt innebörden av särskilda krav termer, Läran om ekvivalenter kanske inte gäller. Dessutom finns det Federal Circuit authority som föreskriver att bevis på ett försök att utforma kring ett patent kan berättiga den anklagade intrångsgöraren till en slutsats om att förändringen inte är obetydlig. Se, t.ex., Roton Barrier, Inc. V. Stanley fungerar, 79 F. 3D 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) (”e notera att det är obestridligt att Stanley var medveten om’ 008 patent och försökte utforma runt det …. sådan utformning runt ger en slutsats om ingen överträdelse enligt doktrinen.”); men se DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (att hitta tingsrättens slutsats om ingen överträdelse enligt doktrinen om ekvivalenter när en konkurrent försöker utforma ett patent som oförenligt med högsta domstolens dom i Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U. S. 17, 36 (1997) den avsikten spelar ingen roll i tillämpningen av Läran om ekvivalenter).

även om det kan verka både orättvist och strider mot policyn att lämna meddelande om patent till allmänheten, är en patentinnehavare fri att lämna in en fortsättningsansökan för det uttryckliga syftet att täcka en konkurrents nydesignade patent eller tjänst. Faktum är att sådana andra bett på äpplet är vanliga. För att åberopa och dra nytta av det tidigare prioritetsdatumet måste sökanden dock övertyga granskaren om att de ”nya” patentkraven i fortsättningen eller CIP stöds av (1) patentbeskrivningen som hittades i den tidigare ansökan och (2) den tidigare åtalshistoriken. Helt nya krav eller föremål kommer inte att kunna utnyttja det tidigare prioritetsdatumet.

lektionen som ska tas bort är att effekten av en design-around sannolikt kommer att bero på hur signifikant förändringen är när det gäller den påstådda uppfinningens nyhet och/eller funktionalitet. Man bör också överväga möjligheten att införliva förändringar som använder sig av långvariga kända tekniker, metoder eller element, särskilt alla som citerades av patentgranskaren, som svar på vilken känd teknik patentinnehavaren antingen ändrade sina påståenden eller skilde sin uppfinning från sådan känd teknik under åtalet.

i slutändan, även om din design-around inte håller upp i domstol, det kommer sannolikt att minska risken för avsiktlig överträdelse och förbättrade skador, som bevis på god tro försök att utforma runt kända patent har ansetts vara en faktor i huruvida överträdelsen var avsiktlig. Se, t.ex., handel Techs. Int ’ L, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (hitta” snabba redesigninsatser ” som bevis för att beteendet inte var objektivt hänsynslöst).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.