Proiectarea în jurul unui brevet ca alternativă la o licență

„”lecția care trebuie luată este că eficacitatea proiectării în jur este probabil să depindă de cât de semnificativă este schimbarea în ceea ce privește noutatea și/sau funcționalitatea invenției revendicate. De asemenea, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea de a încorpora modificări care utilizează tehnici anterioare de lungă durată…””

proiectarea în jurul unui brevet ca o alternativă la o licență ori de câte ori o companie se găsește în firele încrucișate ale unei scrisori de încetare și renunțare sau a unui proces de încălcare a brevetului, o licență poate să nu fie o opțiune viabilă. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când titularul brevetului este un concurent care intenționează să aplice un brevet împotriva rivalilor săi.

prima linie de apărare în aceste situații este de a explora dacă aveți un argument solid de neîncălcare bazat pe absența unui element esențial al revendicărilor independente ale brevetului. Chiar dacă un element lipsește, trebuie totuși să vă gândiți dacă produsul sau serviciul dvs. acuzat ar putea fi găsit că încalcă doctrina echivalenților.

următoarea linie de apărare este de a evalua dacă brevetul este nevalid din unul sau mai multe motive (de exemplu, subiect nepatentabil, anticipare, evidentă, nedefinire, activare, conduită inechitabilă). Cu toate acestea, orice astfel de apărare trebuie să depășească validitatea presupusă a brevetului. În plus, dezvoltarea unei astfel de apărări necesită în mod obișnuit timp și bani, inclusiv căutări extinse în stadiul tehnicii.

o abordare de multe ori trecute cu vederea este de a re-proiecta produsul sau serviciul pentru a evita încălcarea. Conform „regulii tuturor elementelor”, pentru ca un brevet să fie încălcat, produsul, metoda sau serviciul acuzat trebuie să includă fiecare element sau pas recitat în revendicările independente relevante. A se vedea, de exemplu, Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Sistemul nostru de brevete recunoaște principiul că ” invenția protejată este ceea ce spun revendicările și, prin urmare, încălcarea poate fi evitată prin evitarea limbajului revendicărilor.”Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F. 2D 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Prin urmare, dacă un anumit element sau pas poate fi eliminat fără a compromite comercializarea produsului sau serviciului dvs. acuzat, este posibil să se evite încălcarea. Un design-around presupune eliminarea unui element prescris sau pas găsit în cererile de brevet. Proiectarea intenționată pentru a evita încălcarea sunt încurajate în temeiul legii ca fiind benefice pentru inovarea ulterioară. Vezi, de exemplu, statul Indus. Inc. v. A. O. Smith corp., 751 F. 2D 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) („unul dintre beneficiile unui sistem de brevete este așa-numitul „stimulent negativ” pentru a „proiecta în jurul” produselor unui concurent.”).

cu toate acestea, simpla adăugare a unui element nou sau a unui pas suplimentar nu este suficientă. Dacă nu este posibil să eliminați un element sau un pas fără a submina valoarea sau funcționalitatea produsului sau serviciului dvs. acuzat, atunci ar trebui să luați în considerare dacă este posibil să înlocuiți ceva cu acel element sau să efectuați un pas într-un mod material diferit. Chiar și atunci, produsul sau serviciul dvs. acuzat reproiectat nu va garanta neapărat un port sigur. Titularul brevetului ca răspuns la un proiect poate fie (1) să afirme doctrina echivalentelor pentru a ajunge la noul dvs. produs sau serviciu, fie (2) să se întoarcă la Oficiul De brevete cu o cerere de continuare sau Continuare parțială (CIP) care vizează în mod direct acoperirea produsului sau serviciului dvs. nou proiectat, profitând în același timp de data de depunere prioritară a cererii părinte sau anterioare.

conform doctrinei echivalentelor, testul va fi dacă produsul sau serviciul dvs. îndeplinește aceeași funcție ca invenția revendicată în mod substanțial în același mod pentru a obține același rezultat. A se vedea, de exemplu, tehnicieni de parcare Duncan., Inc. v. IPS Grp., Inc., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). Aplicabilitatea acestei doctrine se va întoarce, în parte, asupra istoriei urmăririi penale a brevetului. Dacă titularul brevetului, în încercarea de a distinge învățăturile brevetelor sau sistemelor din stadiul tehnicii, a limitat domeniul de aplicare al brevetului sau a restrâns sensul anumitor termeni de revendicare, este posibil ca doctrina echivalenților să nu se aplice. În plus, există Federal Circuit authority care prevede că dovada unei încercări de a proiecta în jurul unui brevet poate da dreptul inculpatului care încalcă dreptul la o deducție că schimbarea nu este nesubstanțială. A se vedea, de exemplu, Roton Barrier, Inc. V. Stanley Works, 79 F. 3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) („e rețineți că este de necontestat faptul că Stanley a fost conștient de brevet’ 008 și a încercat să proiecteze în jurul ei …. o astfel de proiectare în jurul oferă o deducție de nici o încălcare în conformitate cu doctrina.”); dar vezi DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (constatarea deducerii instanței districtuale de a nu încălca doctrina echivalentelor atunci când un concurent încearcă să proiecteze în jurul unui brevet ca fiind incompatibil cu hotărârea Curții Supreme din Warner-Jenkinson Co. V. Hilton Davis Chem. Co., 520 S. U. A. 17, 36 (1997) că intenția nu joacă niciun rol în aplicarea doctrinei echivalentelor).

deși poate părea atât nedrept, cât și contrar politicii de notificare a unui brevet către public, titularul brevetului este liber să depună o cerere de continuare în scopul expres de a acoperi brevetul sau serviciul nou conceput al unui concurent. De fapt, astfel de mușcături secundare la măr sunt comune. Cu toate acestea, pentru a invoca și a profita de data priorității anterioare, solicitantul trebuie să convingă examinatorul că „noile” cereri de brevet în continuare sau CIP sunt susținute de (1) Descrierea brevetului Găsită în cererea anterioară și (2) Istoricul urmăririi penale anterioare. Revendicările sau obiectul complet nou nu vor putea utiliza data priorității anterioare.

lecția care trebuie luată este că eficacitatea unui design-around este probabil să depindă de cât de semnificativă este schimbarea în ceea ce privește noutatea și/sau funcționalitatea invenției revendicate. De asemenea, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea de a încorpora modificări care utilizează tehnici, metode sau elemente anterioare de lungă durată, în special cele care au fost citate de examinatorul brevetului, ca răspuns la care titularul brevetului fie și-a modificat pretențiile, fie și-a distins invenția de o astfel de etapă anterioară în cursul urmăririi penale.

în cele din urmă, chiar dacă design-around-ul dvs. nu rezistă în instanță, va reduce probabil riscul încălcării intenționate și al daunelor sporite, deoarece dovada încercărilor de bună credință de a proiecta în jurul brevetelor cunoscute a fost considerată un factor în ceea ce privește încălcarea intenționată. A se vedea, de exemplu, tehnicieni de tranzacționare. Int ‘ l, Inc. v. V., Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (găsirea „eforturilor prompte de reproiectare” ca dovadă că comportamentul nu a fost obiectiv nesăbuit).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.