Projektowanie wokół patentu jako alternatywa dla licencji

„”lekcja, którą należy zabrać, jest taka, że skuteczność projektowania wokół prawdopodobnie zależy od tego, jak istotna jest zmiana pod względem nowości i/lub funkcjonalności deklarowanego wynalazku. Należy również rozważyć możliwość wprowadzenia zmian, które wykorzystują wieloletnie techniki prior art…””

projektowanie wokół patentu jako alternatywy dla licencji ilekroć firma znajdzie się w starciu z listem o zaprzestanie lub pozwem o naruszenie patentu, licencja może nie być realną opcją. Często ma to miejsce, gdy posiadacz patentu jest konkurentem zamierzającym wyegzekwować patent przeciwko swoim rywalom.

pierwsza linia obrony w takich sytuacjach polega na zbadaniu, czy masz solidny argument o nienaruszalności oparty na braku istotnego elementu niezależnych roszczeń patentowych. Nawet jeśli element jest prawdopodobnie brakuje, nadal należy rozważyć, czy oskarżony produkt lub usługa może być uznane za naruszenie zgodnie z doktryną odpowiedników.

następna linia obrony polega na ocenie, czy patent jest nieważny z jednego lub więcej powodów (np. przedmiot nie podlegający opatentowaniu, przewidywanie, oczywistość, nieokreśloność, umożliwienie, niesprawiedliwe zachowanie). Każda taka obrona musi jednak przezwyciężyć domniemaną Ważność patentu. Ponadto rozwój takiej obrony zwyczajowo wymaga czasu i pieniędzy, w tym szeroko zakrojonych poszukiwań sztuki.

często pomijanym podejściem jest przeprojektowanie produktu lub usługi, aby uniknąć naruszenia przepisów. Zgodnie z „zasadą wszystkich elementów”, aby patent został naruszony, oskarżony produkt, metoda lub usługa muszą zawierać każdy element lub krok recytowany w odpowiednich niezależnych roszczeniach. Zobacz np. Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Nasz system patentowy uznaje zasadę, że ” chroniony wynalazek jest tym, co twierdzą, że jest, a zatem można uniknąć naruszenia, unikając języka roszczeń.”Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F. 2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). W związku z tym, jeśli dany element lub krok można wyeliminować bez uszczerbku dla zbywalności oskarżonego produktu lub usługi, możliwe jest uniknięcie naruszenia. Projektowanie wokół pociąga za sobą wyeliminowanie określonego elementu lub kroku znalezionego w oświadczeniach patentowych. Zgodnie z prawem zachęca się do zamierzonego projektowania, aby uniknąć naruszenia przepisów, jako korzystnego dla dalszych innowacji. Zob. np. Indus Państwowy. Inc. v. A. O. Smith Corp., 751 F. 2d 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) („jedną z zalet systemu patentowego jest tak zwana „negatywna zachęta” do „projektowania wokół” produktów konkurenta.”).

jednak samo dodanie nowego elementu Lub dodatkowego kroku nie wystarczy. Jeśli nie jest możliwe wyeliminowanie elementu lub kroku bez podważania wartości lub funkcjonalności oskarżonego produktu lub usługi, powinieneś rozważyć, czy możliwe jest zastąpienie czegoś dla tego elementu lub przeprowadzenie kroku w materialnie inny sposób. Nawet wtedy, twój ponownie zaprojektowany oskarżony produkt lub usługa niekoniecznie gwarantuje bezpieczną przystań. Posiadacz patentu w odpowiedzi na projekt Wokół może albo (1) dochodzić doktryny ekwiwalentów dotrzeć do nowego produktu lub usługi lub (2) powrót do urzędu patentowego z kontynuacji lub kontynuacji-w-części (CIP) wniosek dokładnie mające na celu pokrycie nowo zaprojektowanego produktu lub usługi, przy jednoczesnym wykorzystaniu daty pierwszeństwa zgłoszenia rodzica lub wcześniejszego wniosku.

zgodnie z doktryną odpowiedników, testem będzie to, czy twój produkt lub usługa spełnia tę samą funkcję, co deklarowany wynalazek, w zasadniczo taki sam sposób, aby uzyskać ten sam wynik. Zobacz np. parkingi Duncan., Inc. v. IPS Grp., Inc., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). Zastosowanie tej doktryny po części odbije się na historii ścigania patentu. Jeżeli posiadacz patentu, próbując odróżnić naukę o patentach lub systemach Sztuki Dawnej, ograniczył zakres zasięgu patentu lub zawęził znaczenie poszczególnych terminów roszczeń, Doktryna ekwiwalentów może nie mieć zastosowania. Ponadto istnieje federalny organ obwodu, który zapewnia, że dowody próby zaprojektowania wokół patentu mogą uprawniać oskarżonego do wnioskowania, że zmiana nie jest nieistotna. Zobacz np. Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F. 3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) („e zauważ, że jest bezsporne, że Stanley był świadomy patentu’ 008 i próbował zaprojektować wokół niego … takie projektowanie wokół zapewnia wnioskowanie o braku naruszenia w ramach doktryny.”); zob. DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (stwierdzenie przez Sąd Okręgowy braku naruszenia w ramach doktryny ekwiwalentów, gdy konkurent próbuje zaprojektować patent jako niezgodny z orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U. S. 17, 36 (1997) that intent plays no role in the application of the doctrine of equivalents).

chociaż może się to wydawać niesprawiedliwe i sprzeczne z Polityką publicznego powiadamiania o patencie, posiadacz patentu może złożyć wniosek kontynuacyjny w wyraźnym celu objęcia nowo zaprojektowanego patentu lub usługi konkurenta. W rzeczywistości takie drugie ugryzienie jabłka jest powszechne. Jednakże, aby powołać się na wcześniejszą datę pierwszeństwa i skorzystać z niej, wnioskodawca musi przekonać egzaminatora, że „nowe” roszczenia patentowe w kontynuacji lub CIP są poparte (1) opisem Patentowym znalezionym we wcześniejszym zgłoszeniu i (2) wcześniejszą historią ścigania. Całkowicie nowe roszczenia lub przedmiot nie będą mogły wykorzystać wcześniejszej daty pierwszeństwa.

lekcja, którą należy wyciągnąć, polega na tym, że skuteczność okrojenia może zależeć od tego, jak istotna jest zmiana pod względem nowości i/lub funkcjonalności deklarowanego wynalazku. Należy również rozważyć możliwość wprowadzenia zmian, które wykorzystują długotrwałe techniki, metody lub elementy prior art, w szczególności te, które zostały przywołane przez rzeczoznawcę patentowego, w odpowiedzi na które patent albo zmienił swoje zastrzeżenia, albo odróżnił swój wynalazek od takiego prior art w trakcie postępowania sądowego.

ostatecznie, nawet jeśli twój design-around nie wytrzyma w sądzie, prawdopodobnie zmniejszy to ryzyko umyślnego naruszenia i wzmocnionych szkód, ponieważ dowody dobrej wiary prób projektowania wokół znanych patentów zostały uznane za czynnik decydujący o tym, czy naruszenie było umyślne. Zob. np. technicy handlowi. Int ’ l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (znalezienie „szybkich wysiłków na rzecz przeprojektowania” jako dowodu, że zachowanie nie było obiektywnie lekkomyślne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.