Ontwerpen rond een Patent als alternatief voor een licentie

“”de les die moet worden getrokken is dat de effectiviteit van het ontwerpen rond waarschijnlijk zal afhangen van hoe belangrijk de verandering is in termen van de nieuwheid en/of functionaliteit van de geclaimde uitvinding. Men zou ook de mogelijkheid moeten overwegen om veranderingen in te voeren die gebruik maken van reeds lang bestaande technieken…””

ontwerp rond een octrooi als een alternatief voor een licentie wanneer een bedrijf zich in het vizier van een staakt-het-vuren brief of octrooi inbreuk rechtszaak, een licentie kan niet een haalbare optie. Dat is vaak het geval wanneer de octrooihouder een concurrent is die een octrooi wil afdwingen tegen zijn concurrenten.

de eerste verdedigingslinie in deze situaties is om na te gaan of u een solide argument van niet-inbreuk hebt, gebaseerd op het ontbreken van een essentieel element van de onafhankelijke claims van het octrooi. Zelfs als een element aantoonbaar ontbreekt, moet u nog steeds overwegen of uw beschuldigde product of dienst zou kunnen worden gevonden om inbreuk te maken onder de doctrine van equivalenten.

de volgende verdedigingslinie is om te beoordelen of het octrooi om een of meer redenen ongeldig is (bijvoorbeeld niet-octrooieerbaar onderwerp, anticipatie, vanzelfsprekendheid, ondefinieerdheid, enablement, onbillijk gedrag). Een dergelijke verdediging moet echter de veronderstelde geldigheid van het octrooi overwinnen. Daarnaast vereist de ontwikkeling van een dergelijke verdediging gewoonlijk tijd en geld, inclusief uitgebreide art-zoekopdrachten.

een vaak over het hoofd gezien aanpak is het opnieuw ontwerpen van uw product of dienst om inbreuk te voorkomen. Onder de “all elements rule” moet het product, de methode of de Dienst van de verdachte elk element of elke stap bevatten die in de desbetreffende onafhankelijke claims wordt gereciteerd. Zie bijvoorbeeld Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Ons patentsysteem erkent het principe dat ” de beschermde uitvinding is wat de claims zeggen dat het is, en dus dat inbreuk kan worden vermeden door het vermijden van de taal van de claims.”Slimfold Mfg. Gezamenlijk. v. Kinkead Indus., Incl., 932 F. 2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Daarom, als een bepaald element of stap kan worden geëlimineerd zonder afbreuk te doen aan de verhandelbaarheid van uw verdachte product of dienst, kan het mogelijk zijn om inbreuk te voorkomen. Een ontwerp-rond houdt in het elimineren van een voorgeschreven element of stap gevonden in de octrooiaanspraken. Opzettelijke ontwerpen om inbreuken te voorkomen worden door de wet aangemoedigd als zijnde gunstig voor verdere innovatie. Zie bijvoorbeeld State Indus. Incl. v. A. O. Smith Corp., 751 F. 2d 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) (“een van de voordelen van een octrooistelsel is de zogenaamde “negatieve stimulans” om “te ontwerpen rond” de producten van een concurrent.”).

het toevoegen van een nieuw element of een extra stap volstaat echter niet. Als het niet mogelijk is om een element of stap te elimineren zonder de waarde of functionaliteit van uw beschuldigde product of dienst te ondermijnen, dan moet u overwegen of het mogelijk is om ofwel iets voor dat element te vervangen of een stap uit te voeren op een materieel andere manier. Zelfs dan, uw opnieuw ontworpen verdachte product of dienst zal niet noodzakelijkerwijs garanderen een veilige haven. De octrooihouder in reactie op een ontwerp-rond kan ofwel (1) beweren dat de doctrine van equivalenten om uw nieuwe product of dienst te bereiken of (2) terug te keren naar het octrooibureau met een continuation or continuation-in-part (CIP) aanvraag vierkant gericht op het dekken van uw nieuw ontworpen product of dienst, terwijl nog steeds gebruik te maken van de ouder of eerdere aanvraag prioriteit indiening datum.

volgens de doctrine van equivalenten, zal de test zijn of uw product of dienst dezelfde functie vervult als de geclaimde uitvinding op nagenoeg dezelfde manier om hetzelfde resultaat te verkrijgen. Zie bijvoorbeeld Duncan Parking techneuten., Incl. v. IPS Grp., Incl., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). De toepasbaarheid van deze doctrine zal zich gedeeltelijk richten op de vervolgingsgeschiedenis van het patent. Indien de octrooihouder, in een poging om onderscheid te maken over de leer van eerdere kunst patenten of systemen, de reikwijdte van het bereik van het octrooi beperkt of de Betekenis van bepaalde claimvoorwaarden beperkt, kan de doctrine van equivalenten niet van toepassing zijn. Bovendien is er een federale Circuitautoriteit die bepaalt dat bewijs van een poging om een patent te ontwerpen, de beschuldigde inbreukmaker het recht kan geven om te concluderen dat de wijziging niet onbelangrijk is. Zie bijvoorbeeld Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F. 3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) (“merk op dat het onbetwist is dat Stanley op de hoogte was van het ‘008 patent en probeerde eromheen te ontwerpen…. dergelijke ontwerpen rond biedt een gevolgtrekking van geen overtreding onder de doctrine.”); maar zie DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (vaststelling van de conclusie van de district court dat er geen sprake is van inbreuk op de doctrine van equivalenten wanneer een concurrent probeert om een octrooi te ontwerpen als in strijd met de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Gezamenlijk., 520 U. S. 17, 36 (1997) dat Intentie geen rol speelt bij de toepassing van de doctrine van equivalenten).

hoewel het zowel oneerlijk als in strijd met het beleid van kennisgeving van een octrooi aan het publiek kan lijken, staat het een octrooihouder vrij om een vervolgaanvraag in te dienen met het uitdrukkelijke doel het nieuw ontworpen octrooi of de nieuw ontworpen dienst van een concurrent te bestrijken. In feite zijn dergelijke tweede beten bij de appel gebruikelijk. Om echter gebruik te kunnen maken van de eerdere prioriteitsdatum, moet de aanvrager de examinator ervan overtuigen dat de “nieuwe” octrooiclaims in de continuation of CIP worden ondersteund door (1) de octrooibeschrijving in de eerdere aanvraag en (2) de voorgeschiedenis van de vervolging. Geheel nieuwe claims of onderwerpen kunnen geen gebruik maken van de eerdere prioriteitsdatum.

de les die moet worden getrokken is dat de doeltreffendheid van een ontwerp-rond waarschijnlijk zal afhangen van hoe belangrijk de verandering is in termen van de nieuwheid en/of functionaliteit van de geclaimde uitvinding. Men moet ook de mogelijkheid overwegen om wijzigingen op te nemen die gebruik maken van reeds lang bestaande technieken, methoden of elementen van voorafgaande kunst, met name die welke door de octrooionderzoeker zijn aangehaald, in antwoord op welke voorafgaande kunst de octrooihouder zijn claims wijzigde of zijn uitvinding onderscheidde van dergelijke voorafgaande kunst in de loop van de vervolging.

uiteindelijk zal, zelfs als uw design-around niet standhoudt in de rechtbank, het risico op opzettelijke inbreuk en verhoogde schade waarschijnlijk verminderen, aangezien bewijs van goede trouw pogingen om te ontwerpen rond bekende octrooien is beschouwd als een factor in de vraag of inbreuk opzettelijk was. Zie, bijvoorbeeld, Trading Techs. Int’ l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (het vinden van “prompt redesign inspanningen” als bewijs dat gedrag was niet objectief roekeloos).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.