Design Rundt Et Patent som Et Alternativ Til En Lisens

«»leksjonen som skal tas bort er at effekten av å designe rundt sannsynligvis vil avhenge av hvor viktig endringen er når det gjelder den påståtte oppfinnelsens nyhet og / eller funksjonalitet. Man bør også vurdere muligheten for å innlemme endringer som gjør bruk av langvarige kjente teknikker…»»

Designe Rundt Et Patent Som Et Alternativ Til En Lisens Når et selskap befinner seg i trådkorset av en opphøre-og-desist brev eller patent krenkelse søksmål, kan en lisens ikke være et levedyktig alternativ. Det er ofte tilfelle når patentinnehaveren er en konkurrent innstilt på å håndheve et patent mot sine rivaler.

den første forsvarslinjen i disse situasjonene er å undersøke om du har et solid argument om ikke-krenkelse basert på fraværet av et vesentlig element i patentens uavhengige krav. Selv om et element er uten tvil mangler, du fortsatt må vurdere om anklaget produktet eller tjenesten kan bli funnet å krenke under læren om ekvivalenter.

neste forsvarslinje er å vurdere om patentet er ugyldig av en eller flere grunner(f. eks. ikke-patenterbar gjenstand, forventning, åpenhet, ubestemthet, aktivering, urettferdig oppførsel). Ethvert slikt forsvar må imidlertid overvinne den antatte gyldigheten av patentet. I tillegg krever utviklingen av et slikt forsvar vanligvis tid og penger, inkludert omfattende kjente søk.

en ofte oversett tilnærming er å re-designe produktet eller tjenesten for å unngå brudd. Under «alle elementer regelen,» for et patent som skal krenkes, den tiltalte produktet, metoden eller tjenesten må inkludere hvert element eller trinn resitert i de relevante uavhengige krav. Se F. eks. Dolly, Inc. V. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Vårt patentsystem anerkjenner prinsippet om at » den beskyttede oppfinnelsen er hva kravene sier det er, og dermed at overtredelse kan unngås ved å unngå språket i kravene.»Slimfold Mfg. Medeier. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F. 2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Derfor, hvis et bestemt element eller trinn kan elimineres uten å kompromittere salgbarheten til ditt anklagede produkt eller tjeneste, kan det være mulig å unngå brudd. En design-around innebærer å eliminere et foreskrevet element eller trinn som finnes i patentkravene. Tilsiktet design-arounds å unngå krenkelse oppfordres under loven som gunstig for videre innovasjon. Se, F. eks., State Indus. Inc. v. A. O. Smith Corp., 751 F. 2d 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) («en av fordelene med et patentsystem er det såkalte «negative incitamentet» til «design rundt» en konkurrents produkter.»).

det er imidlertid ikke nok å bare legge til et nytt element eller ekstra trinn. Hvis det ikke er mulig å eliminere et element eller trinn uten å undergrave verdien eller funksjonaliteten til ditt anklagede produkt eller tjeneste, bør du vurdere om det er mulig å enten erstatte noe for det elementet eller utføre et trinn på en vesentlig annen måte. Selv da, re-designet anklaget produkt eller tjeneste vil ikke nødvendigvis garantere en trygg havn. Patentinnehaveren som svar på en design-around kan enten (1) hevde læren om ekvivalenter for å nå ditt nye produkt eller tjeneste eller (2) gå tilbake til patentkontoret med en videreføring eller videreføring-i-del (CIP) søknad holdent rettet mot å dekke din nydesignede produkt eller tjeneste, mens du fortsatt dra nytte av den overordnede eller tidligere søknad prioritet innleveringsdato.

under læren om ekvivalenter vil testen være om produktet eller tjenesten oppnår samme funksjon som den påståtte oppfinnelsen på vesentlig samme måte for å oppnå det samme resultatet. Duncan Parkeringsteknikere., Inc. v. IPS Grp., Inc., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). Anvendelsen av denne doktrinen vil delvis dreie seg om patentens påtalehistorie. Hvis patentinnehaveren, i et forsøk på å skille over læren om kjente patenter eller systemer, begrenset omfanget av patentets rekkevidde eller innsnevret betydningen av bestemte krav vilkår, læren om ekvivalenter kan ikke gjelde. I tillegg Er Det Federal Circuit authority som gir bevis på et forsøk på å designe rundt et patent kan gi den anklagede overtrederen rett til en konklusjon om at endringen ikke er ubetydelig. Se F. eks. Roton Barrier, Inc. V. Stanley Works, 79 F. 3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) («e merk at Det er ubestridt at Stanley var klar over’ 008 patent og forsøkte å designe rundt det …. slik utforming rundt gir en slutning av ingen krenkelse under læren.»); men se DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (finne tingrettens slutning av ingen krenkelse under læren om ekvivalenter når en konkurrent forsøker å designe rundt et patent som uforenlig Med Høyesteretts avgjørelse I Warner-Jenkinson Co. V. Hilton Davis Chem. Medeier., 520 U. s. 17, 36 (1997) at hensikten spiller ingen rolle i anvendelsen av læren om ekvivalenter).

selv om det kan virke både urettferdig og i strid med politikken om å gi varsel om et patent til offentligheten, er en patentinnehaver fri til å sende inn en fortsettelsessøknad for det uttrykkelige formål å dekke en konkurrents nyutviklede patent eller tjeneste. Faktisk er slike andre biter på eplet vanlige. Men, for å påberope seg og dra nytte av tidligere prioritet dato, søkeren må overbevise sensor at de » nye » patentkrav i videreføring ELLER CIP støttes av (1) patent beskrivelse funnet i tidligere søknad og (2) den tidligere påtalemyndigheten historie. Helt nye krav eller gjenstand vil ikke kunne utnytte tidligere prioritetsdato.

leksjonen som skal tas bort er at effekten av en design-rundt sannsynligvis vil avhenge av hvor viktig endringen er når det gjelder den påståtte oppfinnelsens nyhet og / eller funksjonalitet. Man bør også vurdere muligheten for å inkorporere endringer som gjør bruk av langvarige kjent teknikk teknikker, metoder eller elementer, spesielt noen som ble sitert av patent sensor, som svar på hvilken kjent teknikk patenthaveren enten endret sine krav eller skilte sin oppfinnelse fra slik kjent art i løpet av rettsforfølgelse.

Til Slutt, selv om design-around ikke holder opp i retten, vil det sannsynligvis redusere risikoen for forsettlig krenkelse og forbedrede skader, som bevis på god tro forsøk på å designe rundt kjente patenter har vært ansett som en faktor i om overtredelsen var forsettlig. Se F. eks. Trading Techs. Int ‘ l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (finne «rask redesign innsats» som bevis på at oppførselen ikke var objektivt hensynsløs).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.