Progettare intorno a un brevetto come alternativa a una licenza

“”La lezione da togliere è che l’efficacia della progettazione intorno è probabile che dipenda da quanto sia significativo il cambiamento in termini di novità e/o funzionalità dell’invenzione rivendicata. Si dovrebbe anche considerare la possibilità di incorporare cambiamenti che fanno uso di tecniche artistiche precedenti di lunga data…””

Progettare intorno a un brevetto come alternativa a una licenza Ogni volta che una società si trova nel mirino di una lettera di cessate il fuoco o di una causa per violazione di brevetto, una licenza potrebbe non essere un’opzione praticabile. Questo è spesso il caso quando il titolare del brevetto è un concorrente intento a far rispettare un brevetto contro i suoi rivali.

La prima linea di difesa in queste situazioni è quello di esplorare se si dispone di un argomento solido di non violazione basata sull’assenza di un elemento essenziale delle rivendicazioni indipendenti del brevetto. Anche se un elemento è probabilmente mancante, è comunque necessario considerare se il prodotto o servizio accusato potrebbe essere trovato a violare sotto la dottrina degli equivalenti.

La prossima linea di difesa consiste nel valutare se il brevetto non è valido per uno o più motivi (ad esempio, materia non brevettabile, anticipazione, ovvietà, indefinitezza, abilitazione, condotta iniqua). Qualsiasi tale difesa, tuttavia, deve superare la presunta validità del brevetto. Inoltre, lo sviluppo di una tale difesa richiede abitualmente tempo e denaro, comprese ampie ricerche artistiche precedenti.

Un approccio spesso trascurato è quello di riprogettare il tuo prodotto o servizio per evitare violazioni. Ai sensi della “regola di tutti gli elementi”, affinché un brevetto venga violato, il prodotto, il metodo o il servizio accusati devono includere ogni singolo elemento o passo recitato nelle rivendicazioni indipendenti pertinenti. Vedi, ad esempio, Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Il nostro sistema di brevetti riconosce il principio che “l’invenzione protetta è ciò che le affermazioni dicono che è, e quindi che la violazione può essere evitata evitando la lingua delle affermazioni.”Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indo., Inc., 932 F. 2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Pertanto, se un particolare elemento o passaggio può essere eliminato senza compromettere la commerciabilità del prodotto o servizio accusato, potrebbe essere possibile evitare la violazione. Un design-around comporta l’eliminazione di un elemento prescritto o passo trovato nelle rivendicazioni di brevetto. La legge incoraggia la progettazione intenzionale per evitare infrazioni in quanto vantaggiosa per l’ulteriore innovazione. Vedi, ad esempio, Stato Indo. Inc. i nostri servizi sono a vostra disposizione.Cir. 1985) (“Uno dei vantaggi di un sistema brevettuale è il cosiddetto “incentivo negativo” a “progettare intorno” ai prodotti di un concorrente.”).

Tuttavia, la semplice aggiunta di un nuovo elemento o passaggio aggiuntivo non è sufficiente. Se non è possibile eliminare un elemento o un passaggio senza compromettere il valore o la funzionalità del prodotto o servizio accusato, è necessario considerare se è possibile sostituire qualcosa per quell’elemento o eseguire un passaggio in un modo materialmente diverso. Anche allora, il tuo prodotto o servizio accusato riprogettato non garantirà necessariamente un porto sicuro. Il titolare del brevetto in risposta a un design-around può (1) far valere la dottrina degli equivalenti per raggiungere il tuo nuovo prodotto o servizio o (2) tornare all’ufficio brevetti con un’applicazione continuation o Continuation-in-part (CIP) diretta a coprire il tuo prodotto o servizio di nuova concezione, pur approfittando della data di deposito prioritaria della domanda principale o precedente.

Secondo la dottrina degli equivalenti, il test sarà se il tuo prodotto o servizio svolge la stessa funzione dell’invenzione rivendicata sostanzialmente nello stesso modo per ottenere lo stesso risultato. Vedi, ad esempio, Duncan Parking Techs., Inc. v. IPS GRP., Inc., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). L’applicabilità di questa dottrina si trasformerà, in parte, sulla storia dell’accusa del brevetto. Se il titolare del brevetto, nel tentativo di distinguere gli insegnamenti di precedenti brevetti o sistemi artistici, limitasse la portata della portata del brevetto o restringesse il significato di particolari termini di rivendicazione, la dottrina degli equivalenti potrebbe non applicarsi. Inoltre, esiste un’autorità federale del circuito che fornisce la prova di un tentativo di progettare un brevetto può dare diritto al trasgressore accusato di inferire che il cambiamento non è inconsistente. Vedi, ad esempio, Roton Barrier, Inc. v. Stanley Opere, 79 F. 3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) (“e notare che è indiscusso che Stanley era a conoscenza del brevetto’ 008 e ha tentato di progettare intorno ad esso …. tale progettazione intorno fornisce una deduzione di nessuna violazione sotto la dottrina.”); ma vedi DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (trovando l’inferenza del tribunale distrettuale di nessuna violazione sotto la dottrina degli equivalenti quando un concorrente tenta di progettare un brevetto come incoerente con la sentenza della Corte Suprema in Warner-Jenkinson Co. – non e ‘ vero. Co., 520 U. S. 17, 36 (1997) quell’intento non ha alcun ruolo nell’applicazione della dottrina degli equivalenti).

Mentre può sembrare sia ingiusto e contrario alla politica di fornire avviso di un brevetto al pubblico, un titolare di brevetto è libero di presentare una domanda di continuazione allo scopo esplicito di coprire il brevetto o servizio di nuova concezione di un concorrente. In realtà, tali secondi morsi alla mela sono comuni. Tuttavia, per invocare e sfruttare la data di priorità precedente, il richiedente deve convincere l’esaminatore che le “nuove” richieste di brevetto nella continuazione o nel CIP sono supportate da (1) la descrizione del brevetto trovata nella domanda precedente e (2) la precedente storia dell’azione penale. Completamente nuovi reclami o oggetto non sarà in grado di utilizzare la data di priorità precedente.

La lezione da portare via è che l’efficacia di un design-around dipende probabilmente da quanto sia significativo il cambiamento in termini di novità e/o funzionalità dell’invenzione rivendicata. Si dovrebbe anche considerare la possibilità di incorporare modifiche che si avvalgono di tecniche, metodi o elementi artistici precedenti di lunga data, in particolare quelli citati dall’esaminatore del brevetto, in risposta ai quali l’arte precedente il brevetto ha modificato le sue affermazioni o distinto la sua invenzione da tale arte precedente durante il corso dell’azione penale.

In definitiva, anche se il tuo design-around non regge in tribunale, probabilmente ridurrà il rischio di violazione intenzionale e danni maggiori, poiché la prova di tentativi in buona fede di progettare intorno a brevetti noti è stata considerata un fattore nel fatto che la violazione fosse intenzionale. Vedi, ad esempio, i tecnici di trading. Int ‘ l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (trovando “sforzi di riprogettazione rapida” come prova che la condotta non era obiettivamente spericolata).

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