Concevoir Autour d’un Brevet comme Alternative à une Licence

«  » La leçon à retenir est que l’efficacité de la conception dépend probablement de l’importance du changement en termes de nouveauté et / ou de fonctionnalité de l’invention revendiquée. Il convient également d’envisager la possibilité d’incorporer des modifications qui utilisent des techniques de l’art antérieur de longue date… » »

 Concevoir autour d'un brevet comme Alternative à une licence Chaque fois qu’une entreprise se trouve dans le collimateur d’une lettre de cessation ou d’un procès en contrefaçon de brevet, une licence peut ne pas être une option viable. C’est souvent le cas lorsque le titulaire du brevet est un concurrent ayant l’intention de faire valoir un brevet contre ses concurrents.

La première ligne de défense dans ces situations consiste à déterminer si vous avez un argument solide de non-contrefaçon fondé sur l’absence d’un élément essentiel des revendications indépendantes du brevet. Même si un élément est sans doute manquant, vous devez quand même vous demander si votre produit ou service accusé pourrait être considéré comme enfreignant la doctrine des équivalents.

La ligne de défense suivante consiste à déterminer si le brevet est invalide pour une ou plusieurs raisons (p. ex., objet non brevetable, anticipation, évidence, caractère indéfinissable, habilitation, conduite inéquitable). Une telle défense doit cependant surmonter la validité présumée du brevet. De plus, le développement d’une telle défense nécessite habituellement du temps et de l’argent, y compris des recherches approfondies sur l’état de la technique.

Une approche souvent négligée consiste à repenser votre produit ou service pour éviter les infractions. En vertu de la  » règle de tous les éléments « , pour qu’un brevet soit violé, le produit, la méthode ou le service incriminé doit inclure chaque élément ou étape mentionné dans les revendications indépendantes pertinentes. Voir, par exemple, Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Notre système de brevets reconnaît le principe selon lequel « l’invention protégée est ce que disent les revendications, et donc que la contrefaçon peut être évitée en évitant le libellé des revendications. » Slimfold Mfg. Co. v. Indus de Kinkead., Inc., 932 F.2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Par conséquent, si un élément ou une étape particulière peut être éliminé sans compromettre la commercialisation de votre produit ou service accusé, il peut être possible d’éviter la contrefaçon. Un contournement de la conception implique l’élimination d’un élément ou d’une étape prescrits dans les revendications de brevet. Les conceptions intentionnelles visant à éviter les infractions sont encouragées par la loi comme étant bénéfiques pour l’innovation. Voir, par exemple, l’Indus d’État. Inc. V. A.O. Smith Corp., 751 F.2d 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) (« L’un des avantages d’un système de brevets est la prétendue « incitation négative » à « concevoir autour » des produits d’un concurrent. »).

Cependant, le simple ajout d’un nouvel élément ou d’une étape supplémentaire ne suffit pas. S’il n’est pas possible d’éliminer un élément ou une étape sans nuire à la valeur ou à la fonctionnalité de votre produit ou service accusé, vous devriez alors vous demander s’il est possible de substituer quelque chose à cet élément ou d’effectuer une étape d’une manière matériellement différente. Même dans ce cas, votre produit ou service accusé repensé ne garantira pas nécessairement une sphère de sécurité. Le titulaire du brevet en réponse à un plan de contournement peut soit (1) faire valoir la doctrine des équivalents pour atteindre votre nouveau produit ou service ou (2) retourner à l’office des brevets avec une demande de continuation ou de continuation en partie (CIP) visant directement à couvrir votre produit ou service nouvellement conçu, tout en profitant de la date de dépôt prioritaire de la demande mère ou antérieure.

Selon la doctrine des équivalents, le test sera de savoir si votre produit ou service remplit sensiblement la même fonction que l’invention revendiquée pour obtenir le même résultat. Voir, par exemple, les techniciens de stationnement Duncan., Inc. v. IPS Grp., Inc., 914 F.3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). L’applicabilité de cette doctrine dépendra en partie de l’historique des poursuites du brevet. Si le titulaire du brevet, pour tenter de distinguer les enseignements des brevets ou des systèmes de l’état de la technique, limite la portée du brevet ou réduit la signification de termes particuliers de revendication, la doctrine des équivalents peut ne pas s’appliquer. En outre, il existe une autorité fédérale du circuit qui prévoit que la preuve d’une tentative de conception autour d’un brevet peut permettre au contrefacteur accusé de déduire que le changement n’est pas insignifiant. Voir, par exemple, Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F.3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) (« e notez qu’il est incontestable que Stanley était au courant du brevet ‘008 et a tenté de concevoir autour de celui-ci…. une telle conception permet de déduire qu’il n’y a pas d’infraction à la doctrine. »); mais voir DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F.3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (constatant que la conclusion du tribunal de district selon laquelle il n’y a pas eu de contrefaçon en vertu de la doctrine des équivalents lorsqu’un concurrent tente de concevoir autour d’un brevet est incompatible avec la décision de la Cour suprême dans l’affaire Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 36 (1997) que l’intention ne joue aucun rôle dans l’application de la doctrine des équivalents).

Bien que cela puisse sembler à la fois injuste et contraire à la politique consistant à notifier un brevet au public, le titulaire d’un brevet est libre de déposer une demande de continuation dans le but exprès de couvrir le brevet ou le service nouvellement conçu d’un concurrent. En fait, de telles deuxièmes bouchées à la pomme sont courantes. Toutefois, pour invoquer et profiter de la date de priorité antérieure, le déposant doit convaincre l’examinateur que les  » nouvelles » revendications de brevet dans la suite ou la CIP sont étayées par (1) la description du brevet figurant dans la demande antérieure et (2) l’historique des poursuites antérieures. Les revendications ou objets entièrement nouveaux ne pourront pas utiliser la date de priorité antérieure.

La leçon à retenir est que l’efficacité d’un design-around dépend probablement de l’importance du changement en termes de nouveauté et/ou de fonctionnalité de l’invention revendiquée. Il convient également d’envisager la possibilité d’incorporer des modifications qui font appel à des techniques, méthodes ou éléments de l’état de la technique de longue date, en particulier ceux qui ont été cités par l’examinateur de brevets, en réponse desquels le titulaire du brevet a modifié ses revendications ou a distingué son invention de cet état de la technique au cours de la poursuite.

En fin de compte, même si votre design-around ne tient pas devant les tribunaux, cela réduira probablement le risque de contrefaçon volontaire et de dommages-intérêts accrus, car la preuve de tentatives de conception de bonne foi autour de brevets connus a été considérée comme un facteur déterminant pour déterminer si la contrefaçon était intentionnelle. Voir, par exemple, Techniques de trading. Accueil / v. eSpeed, Inc., 595 F.3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (constatant des  » efforts de refonte rapides  » comme preuve que la conduite n’était pas objectivement imprudente).

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