Diseñar en torno a una Patente como Alternativa a una Licencia

«»La lección que hay que extraer es que la eficacia del diseño en torno a ella probablemente dependerá de la importancia del cambio en términos de novedad y/o funcionalidad de la invención reivindicada. También se debe considerar la posibilidad de incorporar cambios que hagan uso de técnicas de estado de la técnica de larga data…»»

Diseñar en torno a una Patente como Alternativa a una Licencia Cuando una empresa se encuentra en el punto de mira de una carta de cese y desistimiento o de una demanda por infracción de patentes, una licencia puede no ser una opción viable. Este es el caso a menudo cuando el titular de la patente es un competidor que intenta hacer valer una patente contra sus rivales.

La primera línea de defensa en estas situaciones es explorar si tiene un argumento sólido de no infracción basado en la ausencia de un elemento esencial de las reivindicaciones independientes de la patente. Incluso si se puede argumentar que falta un elemento, aún debe considerar si se podría encontrar que su producto o servicio acusado infringe la doctrina de equivalentes.

La siguiente línea de defensa es evaluar si la patente es inválida por una o más razones (por ejemplo, materia no patentable, anticipación, evidencia, indefinición, habilitación, conducta no equitativa). Sin embargo, cualquier defensa de este tipo debe superar la presunta validez de la patente. Además, el desarrollo de tal defensa requiere habitualmente tiempo y dinero, incluidas extensas búsquedas del estado de la técnica.

Un enfoque que a menudo se pasa por alto es rediseñar su producto o servicio para evitar infracciones. Bajo la «regla de todos los elementos», para que se infrinja una patente, el producto, método o servicio acusado debe incluir todos y cada uno de los elementos o pasos recitados en las reivindicaciones independientes pertinentes. Véase, por ejemplo, Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Nuestro sistema de patentes reconoce el principio de que » la invención protegida es lo que dicen las reivindicaciones y, por lo tanto, se puede evitar la infracción evitando el lenguaje de las reivindicaciones.»Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F. 2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Por lo tanto, si un elemento o paso en particular puede eliminarse sin comprometer la comerciabilidad de su producto o servicio acusado, es posible evitar la infracción. Un diseño alrededor implica eliminar un elemento o paso prescrito que se encuentra en las reivindicaciones de patente. En virtud de la ley, se fomentan los límites intencionales de diseño para evitar infracciones, ya que son beneficiosos para una mayor innovación. Véase, por ejemplo, State Indus. Inc. v. A. O. Smith Corp., 751 F. 2d 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) («Uno de los beneficios de un sistema de patentes es el llamado ‘incentivo negativo’ para ‘diseñar en torno’ a los productos de un competidor.»).

Sin embargo, simplemente agregar un elemento nuevo o un paso adicional no es suficiente. Si no es posible eliminar un elemento o paso sin socavar el valor o la funcionalidad de su producto o servicio acusado, entonces debe considerar si es posible sustituir algo por ese elemento o llevar a cabo un paso de una manera materialmente diferente. Incluso entonces, su producto o servicio acusado rediseñado no necesariamente garantizará un puerto seguro. El titular de la patente en respuesta a un diseño puede (1) hacer valer la doctrina de equivalentes para llegar a su nuevo producto o servicio o (2) regresar a la oficina de patentes con una solicitud de continuación o continuación parcial (CIP) dirigida directamente a cubrir su producto o servicio de nuevo diseño, sin dejar de aprovechar la fecha de presentación de prioridad de la solicitud original o anterior.

Bajo la doctrina de equivalentes, la prueba será si su producto o servicio cumple la misma función que la invención reivindicada de la misma manera para obtener el mismo resultado. Véase, por ejemplo, Duncan Parking Techs., Inc. v. IPS Grp., Inc., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). La aplicabilidad de esta doctrina dependerá, en parte, del historial de tramitación de la patente. Si el titular de la patente, en un intento de distinguir entre las enseñanzas de patentes o sistemas del estado de la técnica anterior, limitó el alcance de la patente o redujo el significado de determinados términos de reivindicación, puede no aplicarse la doctrina de equivalentes. Además, existe una autoridad de Circuito Federal que dispone que la prueba de un intento de diseño en torno a una patente puede dar derecho al infractor acusado a inferir que el cambio no es insustancial. Véase, por ejemplo, Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F. 3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) («nótese que es indiscutible que Stanley estaba al tanto de la patente del ‘008 e intentó diseñar alrededor de ella…. tal diseño proporciona una inferencia de no infracción bajo la doctrina.»); pero véase DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (que considera que la inferencia del tribunal de distrito de que no existe infracción en virtud de la doctrina de equivalentes cuando un competidor intenta diseñar en torno a una patente es incompatible con el fallo del Tribunal Supremo en Warner-Jenkinson Co. contra Hilton Davis Chem. Co., 520 U. S. 17, 36 (1997) que la intención no desempeña ningún papel en la aplicación de la doctrina de los equivalentes).

Si bien puede parecer injusto y contrario a la política de dar aviso de una patente al público, el titular de la patente es libre de presentar una solicitud de continuación con el propósito expreso de cubrir la patente o el servicio de nuevo diseño de un competidor. De hecho, estos segundos bocados en la manzana son comunes. Sin embargo, para invocar y aprovechar la fecha de prioridad anterior, el solicitante debe convencer al examinador de que las reivindicaciones de patente «nuevas» en la continuación o el PIC están respaldadas por (1) la descripción de la patente que figura en la solicitud anterior y (2) el historial de enjuiciamiento previo. Las reclamaciones o materias totalmente nuevas no podrán utilizar la fecha de prioridad anterior.

La lección es que la eficacia de un diseño es probable que dependen de cuán significativo el cambio en términos de la invención reivindicada es novedad y/o funcionalidad. También se debería considerar la posibilidad de incorporar cambios que utilicen técnicas, métodos o elementos del estado de la técnica de larga data, especialmente los citados por el examinador de patentes, en respuesta a los cuales el estado de la técnica modificara sus reivindicaciones o distinguiera su invención de dicho estado de la técnica durante el proceso.

En última instancia, incluso si su entorno de diseño no se sostiene en los tribunales, es probable que reduzca el riesgo de infracción intencional y daños mayores, ya que la evidencia de intentos de buena fe de diseñar en torno a patentes conocidas se ha considerado un factor para determinar si la infracción fue intencional. Véase, por ejemplo, Trading Techs. Int’l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (encontrando «esfuerzos rápidos de rediseño» como evidencia de que la conducta no fue objetivamente imprudente).

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