Entwerfen um ein Patent als Alternative zu einer Lizenz

„“ Die Lehre, die daraus gezogen werden muss, ist, dass die Wirksamkeit des Entwurfs wahrscheinlich davon abhängt, wie signifikant die Änderung in Bezug auf die Neuheit und / oder Funktionalität der beanspruchten Erfindung ist. Man sollte auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, Änderungen einzubeziehen, die sich langjähriger Techniken des Standes der Technik bedienen…““

 Entwerfen um ein Patent als Alternative zu einer Lizenz Wenn sich ein Unternehmen im Fadenkreuz eines Unterlassungsschreibens oder einer Patentverletzungsklage befindet, ist eine Lizenz möglicherweise keine praktikable Option. Dies ist häufig der Fall, wenn der Patentinhaber ein Wettbewerber ist, der ein Patent gegen seine Konkurrenten durchsetzen möchte.

Die erste Verteidigungslinie in diesen Situationen besteht darin, zu untersuchen, ob Sie ein solides Argument für die Nichtverletzung haben, das auf dem Fehlen eines wesentlichen Elements der unabhängigen Ansprüche des Patents beruht. Selbst wenn ein Element wohl fehlt, müssen Sie dennoch überlegen, ob Ihr beschuldigtes Produkt oder Ihre beschuldigte Dienstleistung möglicherweise gegen die Äquivalenzlehre verstößt.

Die nächste Verteidigungslinie besteht darin, zu beurteilen, ob das Patent aus einem oder mehreren Gründen ungültig ist (z. B. nicht patentierbarer Gegenstand, Antizipation, Offensichtlichkeit, Unbestimmtheit, Befähigung, unfaires Verhalten). Eine solche Verteidigung muss jedoch die vermutete Gültigkeit des Patents überwinden. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung einer solchen Verteidigung üblicherweise Zeit und Geld, einschließlich umfangreicher Recherchen nach dem Stand der Technik.

Ein oft übersehener Ansatz besteht darin, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung neu zu gestalten, um Verstöße zu vermeiden. Nach der „All elements rule“ muss das beschuldigte Produkt, Verfahren oder die Dienstleistung jedes Element oder jeden Schritt enthalten, der in den relevanten unabhängigen Ansprüchen aufgeführt ist, damit ein Patent verletzt wird. Siehe z.B. Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Unser Patentsystem erkennt den Grundsatz an, dass „die geschützte Erfindung das ist, was die Ansprüche sagen, und somit kann eine Verletzung vermieden werden, indem die Sprache der Ansprüche vermieden wird.“ Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F.2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Wenn daher ein bestimmtes Element oder ein bestimmter Schritt beseitigt werden kann, ohne die Marktfähigkeit Ihres beschuldigten Produkts oder Ihrer beschuldigten Dienstleistung zu beeinträchtigen, kann es möglich sein, Verstöße zu vermeiden. Ein Design-Around beinhaltet die Eliminierung eines vorgeschriebenen Elements oder Schritts, der in den Patentansprüchen enthalten ist. Absichtliche Design-Arounds zur Vermeidung von Verstößen werden gesetzlich als vorteilhaft für weitere Innovationen gefördert. Siehe z.B. State Indus. Inc. v. A.O. Smith Corp., 751 F.2d 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) („Einer der Vorteile eines Patentsystems ist der sogenannte ’negative Anreiz‘, die Produkte eines Mitbewerbers zu ‚ entwerfen‘.“).

Es reicht jedoch nicht aus, einfach ein neues Element oder einen zusätzlichen Schritt hinzuzufügen. Wenn es nicht möglich ist, ein Element oder einen Schritt zu eliminieren, ohne den Wert oder die Funktionalität Ihres eigenen Produkts oder Ihrer Dienstleistung zu beeinträchtigen, sollten Sie überlegen, ob es möglich ist, dieses Element entweder durch etwas zu ersetzen oder einen Schritt auf eine wesentlich andere Weise durchzuführen. Selbst dann garantiert Ihr neu gestaltetes Produkt oder Ihre neu gestaltete Dienstleistung nicht unbedingt einen sicheren Hafen. Der Patentinhaber kann als Antwort auf eine Geschmacksmusteranmeldung entweder (1) die Äquivalenzlehre geltend machen, um Ihr neues Produkt oder Ihre neue Dienstleistung zu erreichen, oder (2) mit einer Fortsetzungs- oder Teilfortsetzungsanmeldung (Continuation-in-Part, CIP) zum Patentamt zurückkehren, die direkt darauf abzielt, Ihr neu gestaltetes Produkt oder Ihre neu gestaltete Dienstleistung abzudecken, während er weiterhin das Prioritätsanmeldedatum der übergeordneten oder früheren Anmeldung nutzt.

Nach der Äquivalenzlehre wird geprüft, ob Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung die gleiche Funktion wie die beanspruchte Erfindung auf im Wesentlichen die gleiche Weise erfüllt, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Siehe z.B. Duncan Parking Techs., Inc. v. IPS GFK., Inc., 914 F.3d 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). Die Anwendbarkeit dieser Doktrin hängt zum Teil von der Geschichte der Patentverfolgung ab. Wenn der Patentinhaber in einem Versuch, über die Lehren von Patenten oder Systemen des Standes der Technik zu unterscheiden, den Umfang der Reichweite des Patents einschränkt oder die Bedeutung bestimmter Anspruchsbegriffe einschränkt, kann die Äquivalenzlehre nicht gelten. In Ergänzung, Es gibt eine Bundesbehörde, die vorsieht, dass Beweise für einen Versuch, ein Patent zu entwerfen, den angeklagten Verletzer zu dem Schluss berechtigen können, dass die Änderung nicht unwesentlich ist. Siehe z.B. Roton Barrier, Inc. v. Stanley Werke, 79 F.3d 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) („e beachten Sie, dass es unbestritten ist, dass Stanley das Patent ‚008 kannte und versuchte, es zu entwerfen …. eine solche Gestaltung um liefert eine Schlussfolgerung von keiner Verletzung unter der Lehre.“); aber siehe DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F.3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (Feststellung der Schlussfolgerung des Bezirksgerichts, dass keine Verletzung nach der Äquivalenzlehre vorliegt, wenn ein Wettbewerber versucht, ein Patent als unvereinbar mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in Warner-Jenkinson Co. zu entwerfen. in: Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 36 (1997), dass die Absicht bei der Anwendung der Äquivalenzlehre keine Rolle spielt).

Obwohl es sowohl unfair als auch entgegen der Politik der Bekanntmachung eines Patents für die Öffentlichkeit erscheinen mag, steht es einem Patentinhaber frei, eine Fortsetzungsanmeldung einzureichen, um ausdrücklich das neu gestaltete Patent oder die Dienstleistung eines Mitbewerbers abzudecken. In der Tat sind solche zweiten Bisse am Apfel üblich. Um sich jedoch auf den früheren Prioritätstag zu berufen und ihn auszunutzen, muss der Anmelder den Prüfer davon überzeugen, dass die „neuen“ Patentansprüche in der Fortsetzung oder im CIP durch (1) die in der früheren Anmeldung enthaltene Patentbeschreibung und (2) die frühere Anmeldungsgeschichte gestützt werden. Völlig neue Ansprüche oder Gegenstände können den früheren Prioritätstag nicht nutzen.

Die Lehre, die daraus gezogen werden muss, ist, dass die Wirksamkeit eines Design-Arounds wahrscheinlich davon abhängt, wie signifikant die Änderung in Bezug auf die Neuheit und /oder Funktionalität der beanspruchten Erfindung ist. Es sollte auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, Änderungen aufzunehmen, die langjährige Techniken, Methoden oder Elemente des Standes der Technik verwenden, insbesondere solche, die vom Patentprüfer zitiert wurden, als Reaktion auf den Stand der Technik änderte der Patentinhaber entweder seine Ansprüche oder unterschied seine Erfindung im Verlauf der Verfolgung von diesem Stand der Technik.

Selbst wenn Ihr Design-Around vor Gericht nicht Bestand hat, wird es wahrscheinlich das Risiko einer vorsätzlichen Verletzung und eines erhöhten Schadens verringern, da Beweise für Versuche in gutem Glauben, bekannte Patente zu entwerfen, als Faktor dafür angesehen wurden, ob die Verletzung vorsätzlich war. Siehe z.B. Trading Techs. Int’l, Inc. , Inc., 595 F.3d 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (Feststellung von „prompten Umgestaltungsbemühungen“ als Beweis dafür, dass das Verhalten nicht objektiv rücksichtslos war).

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