Design omkring et Patent som et alternativ til en licens

“”lektionen, der skal tages væk, er, at effektiviteten af at designe rundt sandsynligvis vil afhænge af, hvor signifikant ændringen er med hensyn til den påståede opfindelsens nyhed og/eller funktionalitet. Man bør også overveje muligheden for at indarbejde ændringer, der gør brug af mangeårige kendte teknikker…””

Design omkring et Patent som et alternativ til en licens når en virksomhed befinder sig i krydshårene i en våbenhvile-eller patentovertrædelsessag, er en licens muligvis ikke en levedygtig mulighed. Det er ofte tilfældet, når patentindehaveren er en konkurrent, der har til hensigt at håndhæve et patent mod sine rivaler.

den første forsvarslinje i disse situationer er at undersøge, om du har et solidt argument om ikke-krænkelse baseret på fraværet af et væsentligt element i patentets uafhængige krav. Selv hvis et element uden tvivl mangler, du skal stadig overveje, om dit anklagede produkt eller din tjeneste kan findes at krænke Doktrinen om ækvivalenter.

den næste forsvarslinje er at vurdere, om patentet er ugyldigt af en eller flere grunde (f.eks. Ethvert sådant forsvar skal imidlertid overvinde patentets formodede gyldighed. Derudover kræver udviklingen af et sådant forsvar sædvanligvis tid og penge, herunder omfattende kendte søgninger.

en ofte overset tilgang er at omdesigne dit produkt eller din tjeneste for at undgå krænkelse. Under “alle elementer regel,” for et patent, der skal krænkes, den anklagede produkt, metode eller tjeneste skal omfatte hver eneste element eller trin reciteret i de relevante uafhængige krav. Se f.eks. Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3D 394, 397 (fodret. Cir. 1994). Vores patentsystem anerkender princippet om, at ” den beskyttede opfindelse er, hvad påstandene siger, at den er, og således at krænkelse kan undgås ved at undgå sproget i kravene.”Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F. 2D 1453, 1457 (fodret. Cir. 1991). Derfor, hvis et bestemt element eller trin kan fjernes uden at gå på kompromis med omsætteligheden af dit anklagede produkt eller din tjeneste, kan det være muligt at undgå krænkelse. Et design-around indebærer at eliminere et foreskrevet element eller trin, der findes i patentkravene. Forsætlige design-arounds at undgå overtrædelse tilskyndes i henhold til loven som værende til gavn for yderligere innovation. Se f.eks. Statens Indus. Inc. v. A. O. Smith Corp., 751 F. 2D 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) (“en af fordelene ved et patentsystem er det såkaldte ‘negative incitament’ til at ‘designe omkring’ en konkurrents produkter.”).

det er dog ikke tilstrækkeligt at tilføje et nyt element eller yderligere trin. Hvis det ikke er muligt at fjerne et element eller trin uden at underminere værdien eller funktionaliteten af dit anklagede produkt eller din tjeneste, skal du overveje, om det er muligt enten at erstatte noget med det element eller udføre et trin på en væsentligt anden måde. Selv da, dit omdesignede anklagede produkt eller din tjeneste garanterer ikke nødvendigvis en sikker havn. Patentindehaveren som svar på et design-around kan enten (1) hævde Doktrinen om ækvivalenter for at nå dit nye produkt eller din tjeneste eller (2) vende tilbage til patentkontoret med en fortsættelse eller fortsættelse-i-del (CIP) ansøgning, der er rettet mod at dække dit nydesignede produkt eller din tjeneste, mens du stadig drager fordel af den overordnede eller tidligere ansøgnings prioriterede ansøgningsdato.

under doktrinen om ækvivalenter vil testen være, om dit produkt eller din tjeneste udfører den samme funktion som den påståede opfindelse på stort set samme måde for at opnå det samme resultat. Se f.eks. Duncan Parking Techs., Inc. v. IPS Grp., Inc., 914 F. 3D 1347, 1362 (fodret. Cir. 2019). Anvendelsen af denne doktrin vil til dels dreje sig om patentets retsforfølgningshistorie. Hvis patentindehaveren i et forsøg på at skelne mellem læren om kendte patenter eller systemer begrænsede omfanget af patentets rækkevidde eller indsnævrede betydningen af bestemte kravsbetingelser, finder Doktrinen om ækvivalenter muligvis ikke anvendelse. Ud over, der er Federal Circuit authority, der bestemmer, at bevis for et forsøg på at designe omkring et patent kan berettige den tiltalte krænker til en slutning om, at ændringen ikke er uvæsentlig. Se f.eks. Roton Barrier, Inc. V. Stanley arbejder, 79 F. 3D 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) (“e bemærk, at det er ubestridt, at Stanley var opmærksom på ‘008-patentet og forsøgte at designe omkring det …. en sådan udformning omkring giver en slutning af ingen overtrædelse i henhold til doktrinen.”); Men se DeMarini Sports, Inc. v. værd, Inc., 239 F. 3D 1314, 1334 (fodret. Cir. 2001) (konstatering af tingrettens slutning om ingen overtrædelse i henhold til doktrinen om ækvivalenter, når en konkurrent forsøger at designe omkring et patent som uforeneligt med Højesterets afgørelse. V. Hilton Davis Chem. Co., 520 U. S. 17, 36 (1997) denne hensigt spiller ingen rolle i anvendelsen af doktrinen om ækvivalenter).

selvom det kan virke både uretfærdigt og i strid med politikken om at give meddelelse om et patent til offentligheden, kan en patentindehaver frit indgive en fortsættelsesansøgning med det udtrykkelige formål at dække en konkurrents nydesignede patent eller tjeneste. Faktisk er sådanne anden bid på æblet almindelige. For at påberåbe sig og drage fordel af den tidligere prioritetsdato skal ansøgeren imidlertid overbevise eksaminatoren om, at de “nye” patentkrav i fortsættelsen eller CIP understøttes af (1) patentbeskrivelsen, der findes i den tidligere ansøgning, og (2) Den Tidligere retsforfølgningshistorie. Helt nye krav eller genstand vil ikke være i stand til at udnytte den tidligere prioritetsdato.

lektionen, der skal tages væk, er, at effektiviteten af en design-around sandsynligvis vil afhænge af, hvor signifikant ændringen er med hensyn til den påståede opfindelses nyhed og/eller funktionalitet. Man bør også overveje muligheden for at inkorporere ændringer, der gør brug af mangeårige kendte teknikker, metoder eller elementer, især enhver, der blev citeret af patentundersøgeren, som svar på hvilken kendt teknik patenthaveren enten ændrede sine krav eller adskiller sin opfindelse fra sådan kendt teknik under retsforfølgningen.

i sidste ende, selvom din design-around ikke holder op i retten, vil det sandsynligvis reducere risikoen for forsætlig krænkelse og forbedrede skader, da bevis for god tro forsøg på at designe omkring kendte patenter er blevet betragtet som en faktor i, om overtrædelsen var forsætlig. Se f.eks. Trading Techs. Int ‘ l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3D 1340, 1358 (fodret. Cir. 2010) (at finde “hurtig redesign indsats” som bevis for, at adfærd ikke var objektivt hensynsløs).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.