Navrhování patentu jako alternativy k licenci

„“ponaučení, které je třeba vzít, je, že účinnost navrhování kolem bude pravděpodobně záviset na tom, jak významná je změna, pokud jde o novost a/nebo funkčnost nárokovaného vynálezu. Je třeba také zvážit možnost začlenění změn, které využívají dlouholeté techniky dosavadního stavu techniky…““

navrhování kolem patentu jako alternativa k licenci kdykoli se společnost ocitne v kříži s přestávkou nebo soudem o porušení patentu, licence nemusí být životaschopnou možností. To je často případ, kdy je držitel patentu konkurentem, který má v úmyslu prosadit patent proti svým soupeřům.

první obrannou linií v těchto situacích je prozkoumat, zda máte solidní argument neporušení na základě neexistence podstatného prvku nezávislých nároků patentu. I když prvek pravděpodobně chybí, stále musíte zvážit, zda by mohlo být zjištěno, že váš obviněný produkt nebo služba porušují doktrínu ekvivalentů.

další obrannou linií je posoudit, zda je patent neplatný z jednoho nebo více důvodů (např. Každá taková obrana však musí překonat předpokládanou platnost patentu. Kromě toho vývoj takové obrany obvykle vyžaduje čas a peníze, včetně rozsáhlých vyhledávání podle dosavadního stavu techniky.

často přehlíženým přístupem je přepracování produktu nebo služby, aby nedošlo k porušení. Podle pravidla „všechny prvky,“ pro porušení patentu, obviněný produkt, metoda nebo služba musí zahrnovat každý prvek nebo krok přednesený v příslušných nezávislých nárocích. Viz např. Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3d 394, 397 (Fed. Cire. 1994). Náš patentový systém uznává zásadu, že “ chráněný vynález je to, co tvrdí tvrzení, a tak lze tomuto porušení zabránit tím, že se vyhneme jazyku nároků.“Slimfold Mfg. Spolupráce. v. Kinkead Indus., As., 932 F. 2d 1453, 1457 (Fed. Cire. 1991). Pokud tedy lze určitý prvek nebo krok odstranit, aniž by byla ohrožena prodejnost vašeho obviněného produktu nebo služby, může být možné zabránit porušení. Návrh kolem znamená odstranění předepsaného prvku nebo kroku nalezeného v patentových nárocích. Záměrné konstrukce-arounds, aby se zabránilo porušení jsou podporovány podle zákona jako prospěšné pro další inovace. Viz např. Státní Indus. As. V. A. O. Smith Corp., 751 F. 2d 1226, 1236 (Fed.Cire. 1985) („jednou z výhod patentového systému je tzv. „negativní pobídka“ k „navrhování“ produktů konkurence.“).

pouhé přidání nového prvku nebo dalšího kroku však nestačí. Pokud není možné odstranit prvek nebo krok, aniž by byla narušena hodnota nebo funkčnost vašeho obviněného produktu nebo služby, měli byste zvážit, zda je možné tento prvek nahradit nebo provést krok podstatně jiným způsobem. I tehdy váš přepracovaný obviněný produkt nebo služba nemusí nutně zaručit bezpečný přístav. Držitel patentu v reakci na návrh může buď (1) uplatnit doktrínu ekvivalentů k dosažení vašeho nového produktu nebo služby, nebo (2) vrátit se k patentovému úřadu s žádostí o pokračování nebo pokračování v části (CIP) přímo zaměřenou na pokrytí vašeho nově navrženého produktu nebo služby, přičemž stále využívá data přednostního podání mateřské nebo dřívější přihlášky.

podle doktríny ekvivalentů bude zkouškou to, zda váš výrobek nebo služba plní stejnou funkci jako nárokovaný vynález v podstatě stejným způsobem, aby se dosáhlo stejného výsledku. Viz, např., Duncan parkovací technici., As. v. IPS Grp., As., 914 F. 3d 1347, 1362 (Fed. Cire. 2019). Použitelnost této doktríny se částečně změní na historii stíhání patentu. Pokud držitel patentu, ve snaze rozlišit učení patentů nebo systémů podle dosavadního stavu techniky, omezil rozsah dosahu patentu nebo zúžil význam konkrétních nárokových pojmů, Doktrína ekvivalentů se nemusí použít. Kromě toho, existuje federální Obvodní úřad, který stanoví, že důkazy o pokusu navrhnout kolem patentu mohou obviněného porušovatele opravňovat k závěru, že změna není nepodstatná. Viz např. Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F. 3d 1112, 1127 (Fed. Cire. 1996) („e všimněte si, že je nesporné, že Stanley si byl vědom patentu‘ 008 a pokusil se kolem něj navrhnout …. takové navrhování kolem poskytuje závěr o žádném porušení podle doktríny.“); Ale viz DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3d 1314, 1334 (Fed. Cire. 2001) (zjištění, že okresní soud nemá žádné porušení podle doktríny ekvivalentů, když se soutěžící pokusí navrhnout kolem patentu jako v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ve Warner-Jenkinson Co. v.Hilton Davis Chem. Spolupráce., 520 U. S. 17, 36 (1997), že záměr nehraje žádnou roli při uplatňování doktríny ekvivalentů).

i když se to může zdát nespravedlivé a v rozporu s politikou poskytování oznámení o patentu veřejnosti, držitel patentu může podat žádost o pokračování za výslovným účelem pokrytí nově navrženého patentu nebo služby konkurenta. Ve skutečnosti jsou takové druhé kousnutí u jablka běžné. Aby však bylo možné uplatnit a využít dřívější datum priority, musí žadatel přesvědčit zkoušejícího, že „nové“ patentové nároky v pokračování nebo CIP jsou podporovány (1) popisem patentu nalezeným v dřívější přihlášce a (2)předchozí historie stíhání. Zcela nové nároky nebo předmět nebudou moci využít dřívější datum priority.

ponaučení, které je třeba odnést, je, že účinnost návrhu-kolem bude pravděpodobně záviset na tom, jak významná je změna, pokud jde o novost a/nebo funkčnost nárokovaného vynálezu. Jeden by měl také zvážit možnost začlenění změn, které využívají dlouholeté techniky, metody nebo prvky, zejména všechny, které byly citovány patentovým zkoušejícím, v reakci na které podle dosavadního stavu techniky patentovaný buď změnil svá tvrzení, nebo odlišil svůj vynález od takového stavu techniky v průběhu stíhání.

nakonec, i když váš návrh-kolem neobstojí u soudu, bude to pravděpodobně sníží riziko úmyslného porušení a zvýšené škody, jako důkaz dobré víry pokusy navrhnout kolem známých patentů byl považován za faktor v tom, zda porušení bylo úmyslné. Viz např. obchodní technici. Int ‚ l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3d 1340, 1358 (Fed. Cire. 2010) (zjištění „rychlého přepracování“ jako důkazu, že jednání nebylo objektivně bezohledné).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.