Concepção em Torno de uma Patente como uma Alternativa para uma Licença

“”a lição A ser tirada é que a eficácia da concepção em torno dependerá de quão significativa é a mudança é, em termos de invenção novidade e/ou funcionalidade. Deve-se considerar também a possibilidade de incorporação de alterações que tornam o uso do longa anterior e técnicas de arte…””

Concepção em Torno de uma Patente como uma Alternativa para uma Licença Sempre que uma empresa encontra-se na mira de um cessar e desistir de letra ou de processo de infração de patente, uma licença pode não ser uma opção viável. Esse é frequentemente o caso quando o detentor da patente é um concorrente com a intenção de impor uma patente contra seus rivais.

a primeira linha de defesa nessas situações é explorar se você tem um argumento sólido de não violação com base na ausência de um elemento essencial das reivindicações independentes da patente. Mesmo que um elemento esteja faltando, você ainda deve considerar se seu produto ou serviço acusado pode infringir a doutrina dos equivalentes.

a próxima linha de defesa é avaliar se a patente é inválida por um ou mais motivos (por exemplo, assunto não patenteável, antecipação, obviedade, indefinição, capacitação, Conduta desigual). Qualquer defesa desse tipo, no entanto, deve superar a suposta validade da patente. Além disso, o desenvolvimento de tal defesa normalmente requer tempo e dinheiro, incluindo extensas pesquisas da técnica anterior.

uma abordagem muitas vezes negligenciada é redesenhar seu produto ou serviço para evitar violações. Sob a “regra de todos os elementos”, para que uma patente seja violada, o produto, método ou serviço acusado deve incluir cada elemento ou etapa recitada nas reivindicações independentes relevantes. Veja, por exemplo, Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F. 3D 394, 397 (Fed. Cir. 1994). Nosso sistema de patentes reconhece o princípio de que ” a invenção protegida é o que as reivindicações dizem ser e, portanto, que a violação pode ser evitada evitando a linguagem das reivindicações.”Slimfold Mfg. Emissao. V. Kinkead Indus., Inc., 932 F. 2D 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991). Portanto, se um determinado elemento ou etapa puder ser eliminado sem comprometer a comercialização de seu produto ou serviço acusado, pode ser possível evitar violações. Um projeto envolve a eliminação de um elemento ou passo prescrito encontrado nas reivindicações de patentes. Design intencional-arounds para evitar a violação são incentivados sob a lei como sendo benéfico para uma maior inovação. Veja, por exemplo, Indus do Estado. Inc. v. A. O. Smith Corp., 751 F. 2d 1226, 1236 (Fed.Cir. 1985) (“um dos benefícios de um sistema de patentes é o chamado ‘incentivo negativo’ para ‘projetar’ os produtos de um concorrente.”).

no entanto, simplesmente adicionar um novo elemento ou etapa adicional não é suficiente. Se não for possível eliminar um elemento ou etapa sem prejudicar o valor ou a funcionalidade do seu produto ou serviço acusado, considere se é possível substituir algo por esse elemento ou realizar uma etapa de maneira materialmente diferente. Mesmo assim, seu produto ou serviço acusado redesenhado não garantirá necessariamente um porto seguro. O detentor da patente em resposta a um projeto pode (1) afirmar a doutrina de equivalentes para alcançar seu novo produto ou serviço ou (2) Retornar ao escritório de patentes com um pedido de continuação ou continuação em parte (CIP) diretamente destinado a cobrir seu produto ou serviço recém-projetado, enquanto ainda aproveita a data de depósito prioritário do pai ou do pedido anterior.

sob a doutrina dos equivalentes, o teste será se o seu produto ou serviço cumpre a mesma função que a invenção reivindicada substancialmente da mesma maneira para obter o mesmo resultado. Veja, por exemplo, Duncan Parking Techs., Inc. V. IPS Grp., Inc., 914 F. 3D 1347, 1362 (Fed. Cir. 2019). A aplicabilidade desta doutrina se transformará, em parte, no histórico de acusação da patente. Se o detentor da patente, na tentativa de distinguir os ensinamentos das patentes ou sistemas da técnica anterior, limitou o alcance da patente ou reduziu o Significado de termos de reivindicação específicos, a doutrina dos equivalentes pode não se aplicar. Além disso, existe a Federal Circuit authority, que fornece que a evidência de uma tentativa de projetar em torno de uma patente pode dar direito ao infrator acusado a uma inferência de que a mudança não é insubstancial. Veja, por exemplo, Roton Barrier, Inc. V. Stanley Works, 79 F. 3D 1112, 1127 (Fed. Cir. 1996) (“e note que é indiscutível que Stanley estava ciente da patente de ‘008 e tentou projetar em torno dele …. tal concepção em torno fornece uma inferência de nenhuma violação sob a doutrina.”); mas veja DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F. 3D 1314, 1334 (Fed. Cir. 2001) (encontrar a inferência do Tribunal Distrital de nenhuma violação sob a doutrina de equivalentes quando um concorrente tenta projetar em torno de uma patente como inconsistente com a decisão da Suprema Corte na Warner-Jenkinson Co. V. Hilton Davis Chem. Emissao., 520 U. S. 17, 36 (1997) essa intenção não desempenha nenhum papel na aplicação da doutrina dos equivalentes).

embora possa parecer injusto e contrário à Política de notificação de uma patente ao público, o detentor da patente é livre para apresentar um pedido de continuação com o propósito expresso de cobrir a patente ou serviço recém-projetado de um concorrente. Na verdade, essas segundas mordidas na maçã são comuns. No entanto, para invocar e aproveitar a data de prioridade anterior, o requerente deve convencer o examinador de que os “novos” pedidos de patente na continuação ou CIP são suportados por (1) a descrição da patente encontrada no pedido anterior e (2) o histórico de acusação anterior. Reclamações ou assuntos totalmente novos não poderão utilizar a data de prioridade anterior.

a lição a ser tirada é que a eficácia de um design-around provavelmente dependerá de quão significativa é a mudança em termos da novidade e/ou funcionalidade da invenção reivindicada. Deve-se também considerar a possibilidade de incorporar mudanças que façam uso de técnicas, métodos ou elementos da técnica anterior de longa data, especialmente qualquer que tenha sido citado pelo examinador de patentes, em resposta ao qual a técnica anterior o titular da patente alterou suas reivindicações ou distinguiu sua invenção de tal técnica anterior durante o curso da acusação.

em última análise, mesmo que seu design-around não se mantenha no tribunal, provavelmente reduzirá o risco de violação intencional e danos aprimorados, pois as tentativas de boa fé de projetar patentes conhecidas foram consideradas um fator para saber se a violação foi intencional. Veja, por exemplo, Trading Techs. Int’l, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F. 3D 1340, 1358 (Fed. Cir. 2010) (encontrar “esforços rápidos de redesenho” como evidência de que a conduta não foi objetivamente imprudente).

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